Pedrini & Benedetti ufficio brevetti

BREVETTI

Contrariamente a quanto usualmente si ritiene, “copiare è lecito”.

Per il principio della libera concorrenza, che informa (al quale si ispira) l'Ordinamento Giuridico Italiano e tutti gli Ordinamenti Giuridici dei Paesi di Libero Mercato, infatti, chiunque può appropriarsi delle procedure e strutture tecnologiche e delle forme funzionali e decorative altrui, sino al limite della concorrenza sleale (e del Diritto d'Autore, ove applicabile, vedere sezione industrial design), ovvero purché non induca il consumatore in confusione circa la provenienza del prodotto da un'Azienda piuttosto che da un'altra.

Chi voglia produrre e commercializzare in esclusiva una tecnologia al disotto di questo limite, non ha altra via che brevettarla, ovvero chiedere all'Ordinamento Nazionale e/o alle Organizzazioni Sovranazionali preposte il rilascio di un attestato costitutivo di monopolio, il Brevetto per l'appunto, il quale, in un ambito territoriale definito ed a condizione che sussistano i requisiti di legge e regolamentari e siano correttamente espletati gli adempimenti procedurali e fiscali relativi, accorda al titolare un monopolio temporaneo per l'attuazione dell'oggetto del brevetto, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, di usarlo, di metterlo in commercio, di venderlo o importarlo.

Servizi e Prestazioni Approfondimenti

Il nostro Studio è in grado di fornire le seguenti prestazioni professionali e servizi dedicati in materia di deposito, procedure di concessione e di mantenimento in vita in Italia ed all'estero di Brevetti per Invenzione Industriale e per Modello di Utilità:

Colloquio in approfondimento di quanto illustrato nell'apposita sezione, strettamente riservata e vincolata del segreto professionale qualsiasi siano gli sviluppi di prosecuzione o meno della pratica, delle caratteristiche dell'Istituto Brevettuale contingentata alle specifiche caratteristiche soggettive del Cliente ed oggettive del trovato del quale trattasi nel caso di specie.

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Valutazione preliminare della sussistenza o meno dei requisiti di brevettabilità, in linea di principio, ovvero presupponendo sussistente (salvo verifiche di cui appresso) il requisito della novità.

Preventivazione dei costi di deposito della domanda e, con approssimazione, della successiva procedura.

Verifica strategica circa opportunità o meno, ovvero rapporto costi/benefici in funzione del massimo del risultato con il minimo della spesa, della effettuazione nel caso di specie di ricerche di anteriorità approfondite propedeuticamente al deposito della domanda.

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In funzione di quanto sopra, eventuale esecuzione di ricerche di anteriorità in collaborazione con studi esterni specializzati esclusivamente nelle ricerche brevettuali propedeuticamente al deposito della domanda.

Alternativamente o parallelamente, esecuzione di ricerca di anteriorità condotta internamente al nostro Studio in esito a conferimento dell'incarico di deposito, propedeuticamente ad individuazione dello stato della tecnica ed all'espletamento delle elaborazioni documentali necessarie al deposito della domanda di brevetto.

Redazione di testo descrittivo-rivendicativo ed elaborazione dei disegni di riferimento (quando non forniti dal Cliente); confronto con il Cliente sui successivi stadi di avanzamento di elaborazione documentale, sino a concordare il conseguimento del testo appropriato per il deposito.

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Traduzione in lingua inglese del testo rivendicativo quando trattasi di domanda nazionale italiana di brevetto per invenzione industriale.

Redazione modulistica di deposito nazionale, pagamento tasse e diritti camerali relativi, deposito, fornitura al Cliente delle certificazioni comprovanti il deposito stesso.

Fornitura al Cliente del rapporto di ricerca elaborato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti e Trasmesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con copia delle anteriorità eventualmente citate e commento dell'esito relativo.

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Discussione con il Cliente circa strategie di eventuale prosecuzione della procedura nazionale in funzione all'esito del rapporto di ricerca.

Eventuali ristrutturazioni del testo descrittivo rivendicativo della domanda nazionale in funzione dell'esito rapporto di ricerca per sopperire alle eccezioni in tal sede eventualmente sollevate.

In parallelo, ove sussista interesse del Cliente all'estensione all'estero della domanda, illustrazione al Cliente degli istituti di estensione all'estero, preventivazione degli oneri di deposito e, approssimativamente, delle procedure; valutazioni comparate oneri, vantaggi e rischi in funzione esito del rapporto di ricerca ove sussistente.

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Valutazioni per scelta istituti convenzionali (Convenzione Brevetto Europeo, Patent Cooperation Treaty) e/o nazionali per dar seguito ad estensione in funzione delle contingenti esigenze soggettive ed oggettive del cliente.

Traduzione testi descrittivi-rivendicativi, eventualmente con introduzione di modifiche dettate dall'esito del rapporto di ricerca nazionale, ove sussistente, nelle lingue richieste dalle scelte di estensione.

Redazione modulistica di deposito estero, pagamento tasse di deposito, direttamente o tramite corrispondenti locali appropriatamente abilitati, ove necessario od opportuno, fornitura al Cliente delle certificazioni comprovanti il deposito stesso.

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Nazionalizzazioni e regionalizzazioni della domanda quando la procedura convenzionale lo richieda.

Gestione e cura delle procedure di esame, disamina e studio delle azioni ufficiali emanate dagli esaminatori, informativa ed illustrazione al Cliente, confronto con il Cliente circa strategie e contenuti di risposta, redazione e deposito risposte con adempimenti amministrativi ed eventualmente fiscali relativi.

Espletamento adempimenti propedeutici concessione dell'attestato brevettuale quando conseguito e pagamento delle tasse relative.

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Espletamenti di nazionalizzazione del brevetto concesso quando la procedura convenzionale lo richieda, con diramazione del titolo a rete di corrispondenti nazionali per l'espletamento delle pratiche locali di validazione, ove richiesto.

Inoltro al cliente annualmente, con debito anticipo sulla scadenza di riferimento, di promemoria relativo alla scadenza stessa di pagamento della tassa annuale di mantenimento in vita.

Pagamento annualità sia in costanza di pendenza della domanda, quanto a brevetto concesso, sia in Italia quanto all'estero, previo avviso di scadenza ed in esito ad istruzioni del Cliente.

 

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Brevetti per invenzione o per modello d'utilità

Invenzione › possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale, purché siano lecite.

Il brevetto per invenzione industriale ha la durata di 20 anni a far tempo dal deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la validità. Gli effetti del brevetto decorrono dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico.

Modello d'utilità › possono essere oggetto di brevetto per modello utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per modello di utilità ha la durata di cinque anni a far tempo dal deposito della domanda prorogabile per un ulteriore quinquennio quindi a 10 anni. Gli effetti del brevetto decorrono dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico.

 

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Principio di Territorialità

Caratteristica comune degli istituti brevettuali in qualsiasi ordinamento giuridico nazionale e convenzione sovrannazionale è:

  • la Territorialità › ovvero la valenza attiva del brevetto esclusivamente sul territorio di pertinenza dell'ordinamento giuridico che lo concede, o dell'organizzazione sovrannazionale alla quale è demandata la procedura di concessione con riferimento ai territori degli stati nazionali ad essa aderenti.

Per inciso, è importante non confondere la territorialità della valenza attiva dell'istituto brevettuale, ovvero la istituzionale limitazione territoriale entro la quale il brevetto esplica i suoi effetti monopolistici, grande o piccola che sia in funzione delle iniziative di relativa estensione (vedi appresso), dalla planetarietà del requisito di novità; in altre parole l'istituto brevettuale, se in prospettiva attiva (approccio attivo) è limitato nel territorio, in prospettiva passiva (approccio passivo) è inficiato da previe attuazioni su qualsivoglia territorio del pianeta.

I limiti territoriali, in forza della Convenzione d'Unione di Parigi, possono però essere estesi entro il termine di un anno a far tempo dal deposito della prima domanda di brevetto.

Corollario del principio di territorialità è quindi la necessità di assumere iniziative di brevettazione in una pluralità di nazioni / ordinamenti giuridici / organizzazioni sovrannazionali, laddove le esigenze e/o opportunità di brevettazione travalichino i confini di una singola nazione.

 

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Requisiti di legge e regolamentari

Il brevetto è condizionato alla sussistenza dei requisiti di legge e regolamentari; tali requisiti sono:

  • la Novità › equivalente alla condizione che qualcosa di uguale all'oggetto del brevetto non sia stato mai divulgato in qualsivoglia modo a livello planetario anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto stessa, neppure dallo stesso inventore (di qui l'insidia, sovente ignota, della nullità del brevetto in esito ad inconsulte iniziative di divulgazione del relativo oggetto anteriormente al deposito della domanda da parte dello stesso richiedente);
  • l’Attività Inventiva › od Originalità, equivalente alla condizione che l'oggetto del brevetto, ancorché nuovo, non sia banale in rapporto alla tecnica nota più vicina, ovvero che non possa esser banalmente inferito da un tecnico del settore che conosca la tecnica nota più vicina nella sua normale attività professionale;
  • l’Industrialità › ovvero la necessità che l'oggetto del brevetto sia idoneo alla applicazione in un qualsiasi settore industriale, inteso in senso lato e comprendente anche le attività commerciali, di servizio, artigianali ed agricole.

La sussistenza di questi requisiti è oggetto di verifica da parte degli Ordinamenti Giuridici e delle Organizzazioni Sovranazionali preposti alla concessione degli Attestati Brevettuali; a far tempo dal 2008 anche nell'Ordinamento Giuridico Italiano le Domande di Brevetto per Invenzione Industriale (e non per modello di utilità) sono soggette ad una verifica di sussistenza dei requisiti di validità, demandata dal Governo Italiano all'Ufficio Brevetti Europeo, sotto forma di un rapporto di ricerca, con parere preliminare, che viene recapitato al richiedente qualche mese dopo il deposito della domanda nazionale e comunque in tempo utile per effettuar valutazioni circa validità del trovato entro il termine annuale di priorità unionista per estensione della domanda all'estero (vedere appresso).

 

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Documentazione di deposito

Nella sua "materialità" il documento brevettuale è costituito, oltre che dalla modulistica compilativa, da un testo descrittivo che illustra lo stato della tecnica nello specifico settore, gli eventuali limiti ed inconvenienti relativi e gli scopi che si propone il trovato per sopperirvi, un esemplificativa forma di attuazione del trovato con eventuali disegni di riferimento, una evidenziazione delle forme di attuazione alternative e dei vantaggi del trovato e, quel che è più importante, le rivendicazioni.

 

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Le rivendicazioni

Le rivendicazioni sono infatti il "cuore" del brevetto, esse devono univocamente rispondere in termini strutturali alla domanda "di cosa vuoi il monopolio tu richiedente?", tale risposta deve esser concepita in termini il quanto più possibile generali, per non inserire limiti non necessari alla portata della privativa, ma non generici; solo ed esclusivamente sulle rivendicazioni sarà dipoi fondata ogni e qualsiasi valutazione circa la validità e l'interferenza del titolo di privativa, senza possibilità di modificarle se non limitando ed interpolando materia già in esse contenuta.

L'assetto rivendicativo concepito in sede di redazione dell'elaborato corredante la domanda di brevetto, così come eventualmente modificato in esito alla verifica delle sussistenza dei requisiti di validità (novità ed attività inventiva, come sopra visto) condotta in sede di esame, segnano la portata della tutela conferita dal titolo brevettuale, ovvero è attraverso la lettura delle rivendicazioni che i controinteressati alla privativa, in altre parole i concorrenti, debbono (ed hanno il diritto di) conoscere la portata della protezione accordata dal brevetto al relativo titolare; così come è tramite la disamina del testo rivendicativo, in rapporto alle realizzazioni costituenti contraffazione (lesive del brevetto), che il giudice ed i suoi consulenti verificano se interferenza, lesione e contraffazione sussistono effettivamente.

La Legislazione Nazionale Italiana, così come in forma più o meno rigida la maggior parte degli Ordinamenti Giuridici nazionali, ripone la portata dell'efficacia del brevetto esclusivamente nel testo rivendicativo, stabilisce infatti il secondo comma dell'articolo 52 del Codice della proprietà industriale che "I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni".

 

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Convenzione d'Unione di Parigi

Funzionalmente all'esigenza e/o opportunità di brevettazione oltre i confini di una singola nazione, sin dal 1883 è stata siglata la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, detta Convenzione d'Unione di Parigi, istitutrice del Diritto di Priorità (unionista), in forza del quale la persona fisica o giuridica titolare di una domanda di brevetto per invenzione industriale (l'istituto si applica anche ai modelli di utilità, ai disegni-modelli ed ai marchi; vedere sezioni relative) cittadina di uno dei paesi aderenti (al giorno d'oggi aderiscono alla Convenzione d'Unione di Parigi sostanzialmente tutti i paesi del mondo), gode di dodici mesi di tempo a decorrere dalla data di deposito della prima domanda per "estendere" la domanda stessa, ovvero depositarne di omologhe, in qualunque (uno o più) degli altri paesi aderenti alla Convenzione stessa e gli effetti di tali domande omologhe (di tale famiglia di domande) decorrono a far tempo dalla data di deposito della prima di esse, della domanda originaria, cosiddetta priorità unionista.

Su tale convenzione base si sono poi innestate la Convenzione sul Brevetto Europeo (Trattato di Monaco del 1973 in vigore dal 1977) ed il Patent Cooperation Treaty (cosiddetto P.C.T., trattato di Washington del 1970 in vigore dal 1978).

 

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Brevetto Europeo

La Convenzione sul Brevetto Europeo (da non confondere con il "Brevetto Comunitario" in via di istituzione, vedere appresso) consente di unificare la procedura di concessione nei paesi europei e limitrofi extraeuropei che vi aderiscono, conseguendo un titolo unificato che è poi necessario validare nei paesi designati od in quelli tra questi che interessano all'atto del conseguimento del titolo, che così si trasforma a tutti gli effetti in un brevetto nazionale, innestandosi nell'ordinamento giuridico nazionale sotto i profili amministrativo (tasse di mantenimento in vita) e giudiziario (azioni di contraffazioni, validità sia in approccio di azione che riconvenzionale).

 

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Brevetto Comunitario

Il "Brevetto Comunitario" di prossima entrata in vigore, da autonomo istituto comunitario quale previsto dalla Convenzione di Lussemburgo del 1975 mai ratificata, si è "trasformato" in una "filiazione" del Brevetto Europeo: a regime, al termine della procedura di concessione del brevetto europeo, così come oggi può esser chiesta la validazione in uno o più stati aderenti alla Convenzione di Monaco, potrà altresì esser richiesta la validazione del brevetto europeo quale brevetto comunitario, che avrà effetti unificati in tutti i Paesi dell'Unione Europea aderenti alla "cooperazione rafforzata", con unico regime amministrativo di mantenimento in vita ed aspetti unificati anche sotto il profilo giurisdizionale, con l'istituzione del Tribunale Unificato (rectius Corte Unificata) avente competenze giurisdizionali esclusive (in parte) su di esso.

 

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Brevetto Internazionale

Il cosiddetto "Brevetto Internazionale", come impropriamente definito, secondo il Patent Cooperation Treaty (P.C.T.) si estrinseca anch'esso nella unificazione (di parte) della procedura di concessione, ovvero unificazione della procedura di deposito gestita dalla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, WIPO - World Intellectual Property Organization), successivamente alla quale la procedura si "dirama" in nazionalizzazioni e regionalizzazioni a scelta del richiedente; con il principale vantaggio di poter usufruire del termine di priorità unionista con riferimento a un notevole numero di paesi di tutti i continenti tramite unica procedura e rinviare ad un secondo momento (trenta mesi dal termine di priorità unionista) la scelta del dove effettivamente proseguire le pratiche di brevettazione in tali paesi aderenti al P.C.T.

 

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