Pedrini & Benedetti ufficio brevetti

DESIGN

Per design industriale si intende il disegno (inteso quale aspetto bidimensionale) e la forma (intesa quale aspetto tridimensionale) dei prodotti (in senso lato, comprese le loro confezioni, ad un estremo, ed assemblaggi di essi a costituir format estetici, all'altro), che possono esser protetti, quando innovativi, tramite registrazione di disegno-modello; la protezione della forma, a prescindere da sussistenza o meno di registrazione, può esser conseguita anche invocando la tutela approntata dall'Ordinamento Giuridico tramite le fattispecie di Imitazione Servile nell'ambito della protezione dalla Concorrenza Sleale, che richiede però, per poter esser validamente invocata, un grado di confondibilità particolarmente qualificato (in qualche modo particolarmente pedissequo) nella imitazione del disegno/forma.

Inoltre, con l'inserimento tra le opere protette dal diritto d'autore anche delle opere del design industriale, a condizione che "presentino di per se carattere creativo e valore artistico", in attuazione delle direttive comunitarie e per omogeneizzazione comunitaria del diritto, si sono presentati margini di ambiguità.

La materia del design industriale è quindi anch'essa notevolmente complessa, di tal che particolarmente utili possono rendersi i Servizi di una Studio Specializzato, come il nostro, quali specificati nell'apposita sezione, sia quanto ad analisi di libertà attuativa del design altrui od ispirazione ad esso, sia quanto a protezione del design proprio.

Servizi e Prestazioni Approfondimenti

Il nostro Studio è in grado di fornire le seguenti prestazioni professionali e servizi dedicati in materia di deposito, procedure di concessione e di mantenimento in vita in Italia ed all’estero di Registrazione di design industriale:

Colloquio in approfondimento di quanto illustrato nell'apposita sezione, strettamente riservata e vincolata del segreto professionale qualsiasi siano gli sviluppi di prosecuzione o meno della pratica, delle caratteristiche del design industriale contingentata alle specifiche caratteristiche soggettive del Cliente ed oggettive del trovato o della serie di trovati dei quali trattasi nel caso di specie.

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Valutazione preliminare della sussistenza o meno dei requisiti di registrabilità, in linea di principio, ovvero presupponendo sussistente (salvo verifiche di cui appresso) il requisito della novità

Preventivazione dei costi di deposito della domanda e, con approssimazione, della successiva procedura.

Verifica strategica circa opportunità o meno, ovvero rapporto costi/benefici in funzione del massimo del risultato con il minimo della spesa, della effettuazione nel caso di specie di ricerche di anteriorità approfondite propedeuticamente al deposito della domanda.

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In funzione di quanto sopra, eventuale esecuzione di ricerche di anteriorità in collaborazione con studi esterni specializzati esclusivamente nelle ricerche brevettuali propedeuticamente al deposito della domanda.

Alternativamente o parallelamente, eventuale esecuzione di ricerca di anteriorità condotta internamente al nostro Studio.

Eventuale redazione di testo descrittivo e/o rivendicativo, se ammesso e necessario od opportuno, ed elaborazione dei disegni e riproduzioni grafiche di riferimento (quando non forniti dal Cliente) e comunque adattamento del materiale figurativo alle esigenze di deposito.

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Redazione modulistica di deposito nazionale, pagamento tasse governative e diritti camerali relativi, deposito, fornitura al Cliente delle certificazioni comprovanti il deposito stesso.

Fornitura al Cliente della eventuale documentazione trasmessa dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, relativa illustrazione, commento ed assunzione delle conseguenti determinazioni operative per la prosecuzione della procedura.

In parallelo, ove sussista interesse del Cliente all’estensione all’estero della domanda di registrazione, illustrazione al Cliente degli istituti di estensione all’estero, preventivazione degli oneri di deposito e, approssimativamente, delle procedure.

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Valutazioni per scelta istituti convenzionali (registrazione internazionale presso l’OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - WIPO - World Intellectual Property Organization di Ginevra, registrazione comunitaria presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante) e/o nazionali per dar seguito ad estensione in funzione delle contingenti esigenze soggettive ed oggettive del cliente.

Traduzione testi descrittivi-rivendicativi, se richiesta, nelle lingue implicate dalle scelte di estensione e secondo i contingenti regolamenti locali.

Redazione modulistica di deposito estero, pagamento tasse di deposito, direttamente o tramite corrispondenti locali appropriatamente abilitati, ove necessario od opportuno, fornitura al Cliente delle certificazioni comprovanti il deposito stesso.

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Gestione e cura delle procedure di esame, quando sussistente, disamina e studio delle azioni ufficiali emanate dagli esaminatori, informativa ed illustrazione al Cliente, confronto con il Cliente circa strategie e contenuti di risposta, redazione e deposito risposte con adempimenti amministrativi ed eventualmente fiscali relativi.

Espletamento adempimenti propedeutici alla concessione dell’attestato di registrazione quando conseguito e pagamento delle tasse relative.

Inoltro al cliente, nelle scansioni temporali previste dai regolamenti rilevanti, con debito anticipo sulla scadenza di riferimento, di promemoria relativo alla scadenza stessa di pagamento delle tasse di rinnovo.

Pagamento tasse di rinnovo sia in Italia quanto all’estero, previo avviso di scadenza ed in esito ad istruzioni del Cliente.

 

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Serie di modelli /disegno, ovvero domanda multipla

Caratteristica peculiare ed assai importante della più gran parte delle procedure di registrazione nazionali e convenzionali dei disegni-modelli è la possibilità di richiedere, con unica domanda, la registrazione di una pluralità di disegni-modelli (in alcuni casi addirittura indeterminata nel massimo, ma soggetta ad incremento tasse in funzione del numero, usualmente per scaglioni), purché rientranti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli istituita con l'Accordo di Locarno del 1968 (in buona approssimazione, purché presentino omogeneità categoriale quanto a funzione /destinazione a soddisfacimento di bisogni umani). In alcuni Ordinamenti Giuridici nazionali (quali la Repubblica Popolare Cinese, per quel che più usualmente interessa) è invece necessario depositare una specifica autonoma domanda per ciascun disegno-modello del quale si chiede la registrazione.

 

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Requisiti di validità

La validità della registrazione di un disegno-modello (e del singolo disegni-modello all'interno di un titolo multiplo, senza che la mancanza dei requisiti in uno infici la validità degli altri) è condizionata alla sussistenza dei requisiti di legge e regolamentari; tali requisiti sono:

  • la Novità › equivalente alla condizione che qualcosa di uguale all'oggetto del disegno-modello non sia stato mai divulgato in qualsivoglia modo a livello planetario anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione stessa; la rigidità di tal requisito è temperata, per i disegni-modelli, da una franchigia di dodici mesi accordata al richiedente ed ai suoi aventi causa, in rapporto ai quali le divulgazioni del/degli oggetto/i della domanda di registrazione effettuate nei dodici mesi anteriori al deposito della domanda stessa non inficiano il requisito di novità.
  • il Carattere Individuale › equiparabile in qualche modo ad un requisito di novità intrinseca; parametrato sia dall'Ordinamento Giuridico Nazionale Italiano, quanto dal Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2011 su disegni e modelli comunitari (vedere al prosieguo quanto all'istituto del disegno-modello comunitario), in termini di sussistenza nel senso che esso è ritenuto sussistere laddove l'impressione generale che il disegno-modello suscita nell'utilizzatore informato (soggetto di riferimento ideale, sostanzialmente corrispondente ad un consumatore fittiziamente ritenuto a conoscenza di tutte le realizzazioni del settore di riferimento dell'esame), differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato anteriormente al deposito della domanda di registrazione del disegno-modello in esame. Sotto il profilo dei requisiti di validità dei disegni-modelli è opportuno menzionare che, pur essendo venuto meno quello della ornamentalità, che condizionava la validità del previo istituto del brevetto per modello ornamentale, è rimasta l'invalidità delle registrazioni dei disegni-modelli relativamente a quelle caratteristiche dettate unicamente dalla loro funzione tecnica o dalla necessità di connessione strutturale ad altri pezzi.

La presenza dei requisiti di validità nei disegni-modelli dei quali è chiesta la registrazione non è oggetto di verifica nella più gran parte delle procedure di registrazione nazionali e convenzionali, rimanendo quindi demandata alle determinazioni del richiedente, salva verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria competente per l'eventualità di contestazioni.

 

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Portata della tutela

Quanto alla portata della tutela conferita dai disegni-modelli registrati, essa è ovviamente simmetrica al requisito di relativa validità; infatti i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato (lo stesso soggetto ideale sopra individuato) una impressione generale diversa.

 

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Durata

Come già sopra detto per inciso, le registrazioni per disegni-modelli hanno una durata massima di venticinque anni a far tempo dal deposito della relativa domanda (se del caso, prioritaria, vedere al prosieguo) e sono soggetti al pagamento di tasse quinquennali di rinnovo.

 

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La Territorialità

Caratteristica comune dei disegni-modelli registrati in qualsiasi ordinamento giuridico nazionale e convenzione sovrannazionale è la Territorialità, ovvero la valenza attiva dei disegni-modelli esclusivamente sul territorio di pertinenza dell'ordinamento giuridico che ne concede la registrazione, o dell'organizzazione sovrannazionale alla quale è demandata la procedura di registrazione, con riferimento ai territori degli stati nazionali ad essa aderenti. Corollario del principio di territorialità è la necessità di assumere iniziative di registrazione dei disegni-modelli in una pluralità di nazioni / ordinamenti giuridici / organizzazioni sovrannazionali, laddove le esigenze e/o opportunità di registrazione travalichino i confini di una singola nazione.

Il principio della territorialità implica quindi, una volta assunte le determinazioni ed iniziative necessarie alla costituzione del titolo sulla scorta dei requisiti di validità relativi, la necessità di concepire una politica di estensione del titolo che contemperi il massimo dei risultati con il minimo della spesa, ed altresì che soddisfi i requisiti di validità degli ordinamenti nazionali e sovrannazionali di riferimento, in quanto, oltre a quelli sopra specificati in relazione all'Ordinamento Giuridico Nazionale Italiano ed al Regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2011 del Consiglio su disegni e modelli comunitario, i requisiti di validità possono variare in funzione dei paesi designati tramite convenzioni sovrannazionali o depositi diretti in loco; il tutto è oggetto delle nostre prestazioni e dei nostri servizi, come da sezione a ciò dedicata.

 

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Divulgazione

Un inciso importante è dato dal rilievo che i disegni-modelli vengono pubblicati (resi accessibili al pubblico) immediatamente al deposito della domanda e la mancata fruizione del regime di priorità unionista, o quantomeno la mancata estensione della domanda in altri paesi anteriormente alla scadenza della franchigia annuale accordata al richiedente, ove accordata, presenta implicazioni devastanti per il requisito di novità delle domande successive (vedere sezioni relative).

 

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Diritto di Priorità (unionista)

Funzionalmente a tale esigenza sin dal 1883 è stata siglata la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, detta Convenzione d'Unione di Parigi, istitutrice del Diritto di Priorità (unionista), in forza del quale la persona fisica o giuridica titolare di una domanda di registrazione per disegni-modelli (l'istituto si applica anche ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità ed ai marchi; vedere sezioni relative) cittadina di uno dei paesi aderenti (al giorno d'oggi aderiscono alla Convenzione d'Unione di Parigi sostanzialmente tutti i paesi del mondo), gode di sei mesi di tempo a decorrere dalla data di deposito della prima domanda di registrazione per "estendere" la domanda stessa, ovvero depositarne di omologhe, in qualunque (uno o più) degli altri paesi aderenti alla Convenzione stessa e gli effetti di tali domande omologhe (di tale famiglia di domande) decorrono a far tempo dalla data di deposito della prima di esse, della domanda originaria, cosiddetta priorità unionista, appunto.

 

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Modello / Disegno internazionale

L'Accordo di L'Aia del 1925 sulla registrazione internazionale dei disegni-modelli, con le sue varie revisioni, consente a chi sia già titolare di una registrazione nei paesi aderenti (ed anche a chi non lo sia, laddove siano state ratificate le revisioni pertinenti), attualmente sessantuno di tutti i continenti, di depositare tramite gli uffici nazionali, o direttamente presso l'Organo Collettore costituito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, WIPO - World Intellectual Property Organization) di Ginevra, una unica domanda di registrazione valida in tutti i paesi aderenti designati.

 

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Modello / Disegno Comunitario

Il Regolamento dell'Unione Europea istitutivo dei disegni e modelli comunitari (Regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2011 del Consiglio su disegni e modelli comunitari) consente a soggetti giuridici comunitari ed extracomunitari di depositare unica domanda di registrazione presso l'Ente Collettore Comunitario, costituito dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ubicato ad Alicante, in Spagna, e conseguire unico titolo di registrazione valido su tutto il Territorio dell'Unione Europea.

 

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Design: Registrazione come modello / disegno e Diritto d'autore

Vale la pena di operare un breve cenno storico, per meglio intender la connotazione attuale dell'istituto, rammentando che per l'Ordinamento Giuridico Italiano, in materia di design industriale, in passato non era ammissibile cumulo di tutela da registrazione con tutela da diritto d'autore; rispetto al diritto industriale, il diritto d'autore è l'altra branca della proprietà intellettuale; esso tutela le creazioni intellettuali artistiche (definizione in realtà non corretta, ma adeguatamente approssimata sul piano divulgativo, vedere sezione relativa).

La grande differenza tra i due rami della proprietà intellettuale, diritto industriale da una parte (comprendente precipuamente brevetti e registrazioni) e diritto d'autore dall'altra (comprendente tutela delle opere tendenzialmente artistiche), è data dal fatto che mentre per gli istituti del diritto industriale è tendenzialmente necessario un brevetto od una registrazione dell'oggetto innovativo per conseguirne la tutela, nell'ambito del diritto di autore la tutela nasce automaticamente con il parto creativo (salve questioni relative alla prova) ed ha una durata molto più estesa (tutta la vita dell'autore e settant'anni dopo la sua morte).

In tal quadro si può intender agevolmente che, in materia di design industriale, la previa legislazione italiana, pur un po' massimalista, conferiva certezze al titolare del diritto ed ai suoi concorrenti, in quanto si poteva confidare che il design non registrato, od a registrazione scaduta, potesse esser liberamente appropriato. Con l'inserimento tra le opere protette dal diritto d'autore anche delle opere del design industriale, a condizione che "presentino di per se carattere creativo e valore artistico", in attuazione delle direttive comunitarie e per omogeneizzazione comunitaria del diritto, si sono presentati margini di ambiguità, in quanto è spesso sostenibile, anche strumentalmente, da parte dell'autore che un determinato design presenti "di per se carattere creativo e valore artistico", di tal che accade sovente di non poter affermare con certezza se un disegno od un modello siano o meno soggetti ad una protezione oppure di libera attuazione, in quanto spesso non è facile stabilire se esso presenti "di per se carattere creativo e valore artistico", in assenza di univoci elementi indicatori, che solitamente maturano esclusivamente con il tempo e sono usualmente costituiti dall'affermazione sottratta all'obsolescenza della moda, ovvero acquisizione di "valenza classica", e dall'assunzione a paradigma.

A ciò si aggiunga la parallela sussistenza dell'istituto del "marchio di forma" o "marchio tridimensionale" (vedasi sezione relativa), che si traduce nella possibilità per una forma, laddove possa esser rivendicato ed ascritto carattere distintivo, di assurgere, appunto, a valenza di segno distintivo e, per conseguenza, esser utilizzato e registrato quale marchio con una protezione tendenzialmente illimitata.

Anche laddove il settore merceologico consenta in linea di principio la sussistenza di opere che "presentino di per se carattere creativo e valore artistico", non è bene far affidamento sulla protezione accordabile dal diritto d'autore per tutelare un design nuovo, a fronte già accennata controvertibilità di sussistenza di autonomo "carattere creativo e valore artistico" in assenza di indizi che solo il tempo può conferire o corroborare; bensì è opportuno dar seguito a registrazione del design quale disegno-modello; la durata della registrazione relativa, complessivamente venticinque anni, è tale che se, allo scadere della registrazione, il disegno modello presenta ancora una valenza commerciale, ciò può esser ritenuto indice, se non assolutamente univoco, senz'altro di grande approssimazione, della effettiva ascrivibilità al design di autonomo "carattere creativo e valore artistico".

 

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