Pedrini & Benedetti ufficio brevetti

MARCHI

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti e/o i servizi dell’Impresa.

Anche l’uso di fatto del Marchio conferisce diritti all’utente, ma nei limiti territoriali e “quantitativi” e “qualitativi” dell’uso.

Quando registrato, per il principio dell’unitarietà, il Marchio è il preminente tra i segni distintivi dell’impresa (Ditta, Insegna, Nomi di Dominio, cfr. sezioni relative), di tal che il titolare di un Marchio Registrato vanta diritto di utilizzare l’elemento denominativo relativo a tutto campo nella sua Azienda.

Questo è uno dei vantaggi della Registrazione del Marchio, gli altri sono costituiti dalla data certa di assunzione del segno, dall’esclusiva di utilizzazione territoriale nei settori dei prodotti e/o servizi rivendicati, della concretizzazione dell’avviamento che esso rappresenta, della astrazione ed autonoma monetizzabilità del valore di avviamento che esso consente.

Servizi e Prestazioni Approfondimenti

Il nostro Studio è in grado di fornire le seguenti prestazioni professionali e servizi dedicati in materia di deposito e procedure di concessione in Italia ed all'estero di Domande di Registrazione per Marchi d'impresa e di servizio:

Colloquio in approfondimento di quanto illustrato nell'apposita sezione, strettamente riservata e vincolata del segreto professionale qualsiasi siano gli sviluppi di prosecuzione o meno della pratica, delle caratteristiche dell'Istituto della Registrazione per Marchi d'impresa e di servizio contingentata alle specifiche esigenze palesate dal Cliente ed oggettive desumibili per esperienza dalla prospettiva e contesto forniti.

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Valutazione preliminare della sussistenza o meno dei requisiti di registrabilità, in linea di principio, ovvero presupponendo sussistente (salvo le verifiche di cui appresso) il requisito della novità.

Preventivazione dei costi di deposito della domanda e, con approssimazione, della successiva procedura.

Verifica strategica circa opportunità o meno, sostanzialmente in rapporto ad ambito e tempo di eventuale preuso del Marchio da parte del Cliente, della effettuazione nel caso di specie di ricerche di anteriorità propedeuticamente al deposito della domanda; nel senso che, per un Marchio di nuova adozione, adeguate ricerche di novità sono sempre consigliabili, per non dire assolutamente necessarie; mentre per un Marchio che il Cliente utilizza di fatto già da tempo, vieppiù se da molto tempo, il Marchio possiede già un avviamento difficile da rinunciare all'esito di una ricerca (pur sempre opportuna) ed è possibile far affidamento sul fatto che eventuali interferenze, se sussistenti, si sarebbero già manifestate nell'ambito territoriale di preuso, laddove questo coincida sostanzialmente con il territorio della registrazione che si va a richiedere.

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In funzione di quanto sopra, esecuzione di ricerche di anteriorità propedeuticamente al deposito della domanda di registrazione del Marchio, per individuazione di eventuali segni uguali o simili, in rapporto a prodotti o servizi identici e affini, che ne possano inficiare la validità e conducano ad interferenze con diritti di terzi.

Espletamento della ricerca nei registri di riferimento dell'ambito territoriale ove il Cliente intende estendere la registrazione, anche in rapporto a potenzialità future, con parallelo riguardo ad eventuali semantiche descrittive che l'elemento denominativo può assumere in altre lingue dei paesi di riferimento, quali Ordinamenti Giuridici specifici o quali compresi in registri sovrannazionali, con particolare riferimento alla registrazione comunitaria dei marchi a valenza nell'intera Unione Europea.

Ricerche relative a libertà di utilizzazione ed eventuale registrazione di un Marchio in specifici paesi, in parte equivalenti ai servizi di ricerca sopra descritti, in parte solo parzialmente sovrapponibili ad essi, in particolare quando esse abbiano a riferimento paesi del Sud-Est Asiatico e specie la Repubblica Popolare Cinese, ove è molto comune (per non dire usuale) rinvenire Marchi Italiani già registrati da organizzazioni locali che, a fronte prestigio del Made in Italy e, per esso, di parole, nomi e patronimici italiofoni, registrano sistematicamente quali marchi una enorme pluralità di questi, presumibilmente ricavandone spunto dai registri nazionali e pubblicazioni in genere, per poi opporsi alle registrazioni in Cina da parte delle Imprese Italiane, chiedendo vantaggi (un tempo accettabili, ora esosi) per consentire le registrazioni. In tal quadro, affacciandosi sul Mercato Cinese, costituisce usuale accorta politica "inventarsi" un marchio nuovo ad hoc, ed in tal quadro si innesta il tipo di ricerca di libera attuazione in parola, al fine di verificare che anche il nuovo segno all'uopo prospettato non incontri fortuite preesistenze.

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Collaborazione a redazione nuovi marchi, anche a livello grafico, specie in esito a ricerche di anteriorità e libertà di attuazione, in prospettiva di contemperamento di adeguata differenziazione e mantenimento dell'avviamento di segni preadottati dal Cliente.

Traslitterazione dei marchi in lingua latina in altri caratteri ed alfabeti, anche qui con speciale riferimento agli ideogrammi dell'alfabeto cinese, con riferimento ai quali i caratteri latini possono essere traslitterati sia sul piano semantico, quando sussiste, che su quello fonetico; su tal secondo piano usualmente in molte alternative.

Redazione modulistica di deposito nazionale delle domande di registrazione, pagamento tasse e diritti camerali relativi, deposito, fornitura al Cliente delle certificazioni comprovanti il deposito stesso.

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In parallelo, ove sussista interesse del Cliente all'estensione all'estero della domanda, illustrazione al Cliente degli istituti di estensione all'estero, preventivazione degli oneri di deposito e, approssimativamente, delle procedure.

Valutazioni per scelta istituti convenzionali (Marchio Comunitario, Marchio Internazionale) e/o nazionali per dar seguito ad estensione in funzione delle contingenti esigenze soggettive ed oggettive del cliente.

Traduzione elenchi dei prodotti e/o servizi da contraddistinguere e di qualsiasi testo all'uopo necessario od opportuno.

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Redazione modulistica di deposito estero, pagamento tasse di deposito, direttamente o tramite corrispondenti locali appropriatamente abilitati, ove necessario od opportuno, fornitura al Cliente delle certificazioni comprovanti il deposito stesso.

Gestione e cura delle procedure di esame, disamina e studio delle azioni ufficiali emanate dagli esaminatori, informativa ed illustrazione al Cliente, confronto con il Cliente circa strategie e contenuti di risposta, redazione e deposito risposte con adempimenti amministrativi ed eventualmente fiscali relativi.

Eventuali nazionalizzazioni della domanda quando la procedura convenzionale, in particolare comunitaria, lo renda opportuno a fronte esito negativo di opposizioni passive o scelte strategiche dipendenti.

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Espletamento adempimenti propedeutici concessione dell'attestato di registrazione quando conseguito e pagamento delle tasse relative.

Assistenza ad opposizioni passive intraprese da terzi contro la domanda di registrazione sia a livello nazionale italiano, quanto comunitario, quanto ancora con riferimento a qualsiasi procedura relativa a registri nazionali.

Assistenza ad opposizioni attive quando terzi intraprendano iniziative di deposito reputate interferenti con registrazioni già richieste o conseguite a livello nazionale italiano, quanto comunitario, quanto ancora con riferimento a qualsiasi procedura relativa a registri nazionali.

Adempimenti per comprovare l'attuazione del Marchio quando richiesto dagli ordinamenti giuridici di riferimento.

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Servizi di monitoraggio di registri nazionali di qualsiasi ordinamento giuridico ed organizzazione sovrannazionale del pianeta per verificare continuativamente eventuali depositi da parte di terzi di domande di registrazione di marchi uguali o confondibili con quelli del Cliente.

Promemoria scadenze di procedura e di rinnovo.

 

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Tipologie marchi

Sussistono una pluralità di tipologie di marchi: marchi solamente denominativi, altrimenti detti fonetici, marchi denominativi resi con peculiare grafica, marchi figurativi, marchi complessi nei quali elementi figurativi resi in particolare grafica e/o elementi figurativi sono variamente interpolati, il tutto nella più varia combinazione di colori, marchi tridimensionali, marchi armonici, marchi sonori e sin anche marchi olfattivi.

In tale vasto ambito di tipologie, la più gran parte dei Marchi adottati dalle imprese sono i marchi denominativi ed i marchi figurativi, o varie combinazioni relative (definite “loghi”), meno diffusi sono i marchi tridimensionali (tramite i quali l’istituto del marchio si avvicina ad altri istituti della proprietà industriale, ovvero i disegni-modelli ed il design).

 

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Principio relatività: Classi merceologiche di prodotti e servizi

A qualsiasi tipologia il marchio appartenga, la relativa registrazione è assoggettata a categorizzazione per classi merceologiche di prodotti e tipologiche di servizi, dettate dalla Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della Registrazione dei Marchi (Accordo di Nizza del 1957, universalmente riassuntivamente definita “Classifica Internazionale”), attualmente contenente 45 classi (34 di prodotti ed 11 di servizi), una o più delle quali (usualmente con tassazione rapportata al relativo numero) il richiedente deve scegliere all’atto del deposito della domanda di registrazione del proprio marchio quale ambito di estensione dei prodotti e/o servizi che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere.

 

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Requisiti di validità di un marchio

A qualsiasi tipologia il marchio appartenga, esso è condizionato alla sussistenza dei requisiti di legge e regolamentari; tali requisiti sono:

  • la Novità › equivalente, in marcata sintesi, alla condizione che il marchio, od un segno con esso confondibile, non sia già stato registrato od usato da altri per contraddistinguere prodotti e/o servizi della stessa categoria o di categorie affini; un aspetto importante relativo alla novità in rapporto all’istituto del marchio registrato è dato dal fatto che il preuso del segno da parte del richiedente la registrazione non inficia la registrazione stessa, come invece accade per brevetti per invenzione e modelli di utilità, nonché, pur con una franchigia, per i disegni-modelli (design industriale); altra differenza da ben rimarcarsi e ritenere tra il concetto della novità in materia di marchi e lo stesso concetto riferito agli altri istituti della proprietà industriale (brevetti, modelli e design) è che per i marchi la novità è limitata al rapporto con le antecedenti registrazioni ed utilizzazioni entro il territorio di riferimento dell’Ordinamento Giuridico Nazionale o sovrannazionale, mentre per agli altri istituti della proprietà industriale (brevetti, modelli e design, vedere sezioni relative) essa è rapportata al noto a livello planetario.
  • la Capacità distintiva › equivalente, in marcata sintesi, alla condizione che nel marchio non prevalgano elementi descrittivi dei prodotti e/o servizi che esso è destinato a contraddistinguere; in quanto, se tale prevalenza sussistesse, esso creerebbe un ingiustificato ed inammissibile monopolio sulla semantica lessicale o simbolica afferente il prodotto o servizio di riferimento.

 

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I diritti conferiti dalla registrazione del marchio

I diritti conferiti dalla registrazione del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di utilizzare:

  • un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
  • un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  • un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

 

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La Territorialità

Caratteristica comune dei marchi registrati in qualsiasi ordinamento giuridico nazionale e convenzione sovrannazionale è:

  • la Territorialità › ovvero la valenza attiva del marchio esclusivamente sul territorio di pertinenza dell’ordinamento giuridico che ne concede la registrazione, o dell’organizzazione sovrannazionale alla quale è demandata la procedura di registrazione con riferimento ai territori degli stati nazionali ad essa aderenti.

Corollario del principio di territorialità è la necessità di assumere iniziative di registrazione del marchio in una pluralità di nazioni / ordinamenti giuridici / organizzazioni sovrannazionali, laddove le esigenze e/o opportunità di registrazione travalichino i confini di una singola nazione.

 

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Diritto di priorità

Funzionalmente a tale esigenza sin dal 1883 è stata siglata la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, detta Convenzione d’Unione di Parigi, istitutrice del Diritto di Priorità (unionista), in forza del quale la persona fisica o giuridica titolare di una domanda di registrazione per marchio d’impresa o di servizio (l’istituto si applica anche ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità ed ai disegni-modelli; vedere sezioni relative) cittadina di uno dei paesi aderenti (al giorno d’oggi aderiscono alla Convenzione d’Unione di Parigi sostanzialmente tutti i paesi del mondo), gode di sei mesi di tempo a decorrere dalla data di deposito della prima domanda di registrazione per “estendere” la domanda stessa, ovvero depositarne di omologhe, in qualunque (uno o più) degli altri paesi aderenti alla Convenzione stessa e gli effetti di tali domande omologhe (di tale famiglia di domande) decorrono a far tempo dalla data di deposito della prima di esse, della domanda originaria, cosiddetta priorità unionista.

Un inciso importante è dato dal rilievo che, mentre per i marchi dalla mancata fruizione della priorità unionista non derivano limiti intrinseci al deposito di domande di registrazione dello stesso marchio anche in altri paesi dopo la scadenza del termine, in quanto, come si è detto, l’uso precedente del segno da parte dello stesso richiedente e quindi anche la pubblicazione delle relative registrazioni non inficia il requisito di novità; per converso per i brevetti per invenzione e modelli di utilità, nonché, per i disegni-modelli (design industriale), la mancata fruizione del regime di priorità unionista, o quantomeno la mancata estensione della domanda in altri paesi anteriormente alla pubblicazione della originaria, presenta implicazioni devastanti per il requisito di novità delle domande successive (vedere sezioni relative).

 

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Registrazione internazionale dei Marchi

Sulla Convenzione d’Unione di Parigi e si sono poi innestati l’Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei Marchi, con le sue varie revisioni ed il Protocollo integrativo del 1996, ed il Regolamento dell’Unione Europea istitutivo del Marchio Comunitario (Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993).

L’Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei Marchi, con le sue varie revisioni ed il Protocollo integrativo del 1996, consente ai titolari di una registrazione per marchio in uno dei paesi aderenti, attualmente 186 di tutti i continenti, di depositare tramite gli uffici nazionali, o direttamente presso l’Organo Collettore costituito dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, WIPO - World Intellectual Property Organization) di Ginevra, una unica domanda di registrazione (pur diversificta nella formulazione e fiscalizzazione a seconda del livello di ratifica dei paesi di riferimento) designante una qualsivoglia pluralità dei paesi aderenti, che vale quale domanda nazionale in ciascuno di questi; la procedura internazionale prevede poi la trasmissione della domanda a parte dell’ente collettore alle Amministrazioni dei Paesi designati e, per l’eventualità di eccezioni da parte di queste entro un termine determinato, relativo avviso al Richiedente che avrà poi l’onere di risolvere in diretto rapporto con la specifica amministrazone di riferimento (non più con l’intermediazione dell’Ente Collettore) l’eventuale questione insorta.

 

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Marchio Comunitario

Il Regolamento dell’Unione Europea istitutivo del Marchio Comunitario (Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993) consente a soggetti giuridici comunitari ed extracomunitari di depositare unica domanda di registrazione presso l’Ente Collettore Comunitario, costituito dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno ubicato ad Alicante, in Spagna, e conseguire unico titolo di registrazione valido su tutto il Territorio dell’Unione Europea; da notare che la via della registrazione internazionale e quella della registrazione comunitaria possono esser interpolate, nel senso che una registrazione comunitaria può costituir registrazione base per una procedura internazionale, così come, per converso, nella procedura internazionale può esser indicata l’Unione Europea nel suo complesso, per il tramite del Marchio Comunitario, quale designazione territoriale al pari di altri singoli paesi.

Il principio della territorialità implica quindi, una volta assunte le determinazioni ed iniziative necessarie alla costituzione del titolo sulla scorta dei requisiti di validità relativi, la necessità di concepire una politica di estensione del titolo che contemperi il massimo dei risultati con il minimo della spesa, ed altresì che soddisfi i requisiti di validità degli ordinamenti nazionali e sovrannazionali di riferimento, in quanto nello specifico settore vessi possono variare da nazione a nazione, il tutto è oggetto delle nostre prestazioni e dei nostri servizi, come da sezione a ciò dedicata.

 

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F.A.Q.

› Che cosa è un marchio?

Un marchio è un segno che serve a distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Indica al consumatore la provenienza del prodotto/servizio.

› Che cosa può essere registrato come marchio?

Tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche. Il marchio può essere denominativo: se è costituito solo da parole; figurativo: se è costituito solo elementi grafici; complesso: se è costituito da un insieme di elementi verbali e grafici.

› Chi può essere titolare di un marchio?

Chiunque può essere titolare di un marchio, sia esso una persona fisica o giuridica o anche una pluralità di persone. Non è necessario essere titolare di un'impresa né avere partita IVA.

› Cosa si intende per prodotti e servizi?

Prodotto è un bene che può essere commercializzato. Servizio è una prestazione di attività fornita per soddisfare un bisogno.

› Quali requisiti deve avere un marchio per essere valido?

Un marchio deve essere nuovo, ovvero diverso e non confondibile con altri preesistenti con riferimento alle medesime categorie di prodotti e servizi; deve essere originale, ovvero avere la capacità di distinguere il prodotto/servizio e non essere segno banale o descrittivo delle caratteristiche del prodotto/servizio cui si riferisce; deve essere lecito, ovvero non deve essere in contrasto con la morale o l'ordine pubblico o ingannevole per pubblico dei consumatori.

› Quanto dura la tutela del marchio?

Il marchio registrato ha una validità di 10 anni dal momento del deposito. La registrazione può essere rinnovata all'infinito per ulteriori periodi di 10 anni.

› Da quale momento il marchio produce effetti?

Il marchio ha effetto fin dal momento del deposito.

› Quali diritti conferisce la registrazione di un marchio?

Con la registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi concede al titolare un monopolio sul segno, quindi un diritto di esclusiva all'utilizzo di quel segno da parte del titolare. In forza di tale diritto di esclusiva il titolare del marchio registrato può impedire ad altri di fare uso di marchi identici o simili per prodotti identici o simili.

› Che cosa si intende per obbligo di uso di un marchio?

La legge prescrive che il marchio registrato debba essere utilizzato; in caso di mancato utilizzo per un periodo ininterrotto di cinque anni il marchio è soggetto al rischio di decadenza.

› E' obbligatorio registrare il marchio? E' possibile usare un marchio prima che sia registrato?

Non è obbligatorio registrare un marchio. Se il marchio viene utilizzato senza registrazione si parla di “marchio di fatto”, che gode di una tutela limitata rispetto al marchio registrato; è infatti tutelato nei cosiddetti limiti del preuso, ovvero nei limiti territoriali entro cui il marchio è stato effettivamente usato fino a quel momento. Il titolare di un marchio di fatto non potrà opporsi alla registrazione nazionale di un marchio simile, ma solo continuare ad utilizzare il proprio marchio di fatto nello stesso ambito territoriale in cui lo ha usato fino a quel momento. Il titolare del marchio registrato, invece, potrà impedire l’uso del marchio di fatto oltre i limiti territoriali circoscritti dal preuso.

› E' possibile usare un marchio prima che sia registrato?

Certo, come detto al punto 10) la registrazione del marchio non è obbligatoria, tuttavia utilizzare un marchio senza registrarlo espone il titolare al rischio che qualcun altro depositi il marchio, impedendo così la registrazione a chi lo aveva ideato e usato in precedenza.

› E' obbligatorio usare i simboli TM e R?

No, anzi l'uso del simbolo R è possibile solo quando la registrazione è concessa con assegnazione del relativo numero di concessione. Il simbolo TM, che è l'acronimo di "trademark", invece, indica che il marchio è stato depositato, quindi si può utilizzare anche se il marchio non è ancora stato registrato 

› Quando si sceglie un marchio come si fa a sapere se è già stato registrato?

L'unico modo per accertare che non esistano domande o registrazioni di marchi simili a quello che si ha in animo di registrare è condurre una cosiddetta "ricerca di anteriorità". Non è obbligatoria ma consigliata in modo da limitare il rischio di dover subire azioni dai titolari di marchi anteriori. L'Ufficio Marchi e Brevetti Italiano non effettua ricerca di anteriorità al momento del deposito, quindi il fatto che il marchio non incontri ostacoli al momento del deposito non significa che non esistano marchi anteriori identici o simili.

› Che tipo di tutela posso avere dal deposito del marchio?

Il marchio offre una tutela territoriale, ossia riferita al territorio in cui il marchio viene registrato.
Il marchio nazionale italiano avrà efficacia sul territorio italiano (oltre San Marino e Città del Vaticano).
Il marchio comunitario avrà efficacia in tutti i Paesi della Comunità Europea.
Il marchio internazionale avrà efficacia nei Paesi aderenti al Sistema di Madrid che sono stati designati all'atto del deposito della domanda.

› Dove si deposita la domanda di registrazione di un marchio nazionale?

La domanda di registrazione viene presentata alla Camera di Commercio che provvede a trasmetterla all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso il Ministero dello Svilippo Economico (www.uibm.gov.it).

› Dove si deposita la domanda di registrazione di un marchio comunitario?

La domanda di registrazione deve essere inviata all'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) con sede ad Alicante in Spagna. (www.oami.europa.eu).

› Dove si deposita la domanda di registrazione di un marchio internazionale?

La domanda di registrazione viene presentata alla Camera di Commercio che provvede a trasmetterla all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso il Ministero dello Svilippo Economico, che la trasmetterà a sua volta all'OMPI (Organizzazione Mondiale Prorpeità Industriale) o va inviata direttamente all'OMPI. La domanda si registrazione di marchio internazionale può essere depositata solo sulla base di una domanda/registrazione di marchio nazionale. (www.WIPO.ORG.)

› E possibile opporsi alla registrazione di un marchio?

Il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla concessione della registrazione di un marchio identico o simile al proprio che rivendichi prodotti o servizi identici o affini a quelli dal proprio marchio rivendicati. Il termine per proporre opposizione è di tre mesi dalla pubblicazione della domanda.  

› Il marchio può essere ceduto?

Il marchio può essere ceduto, anche indipendentemente dalla cessione dell'azienza e anche solo per parte dei prodotti e servizi rivendicati.

› Il marchio può essere dato in licenza?

Il marchio può essere dato in licenza per tutti o solo per alcuni prodotti e servizi rivendicati.